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Ne pas déposer sa marque : quels risques ?

Certains préfèrent ne pas déposer leur marque, pour des raisons diverses : pas de budget, pas le temps de s’en occuper, pas de volonté de la défendre, pas de concurrence connue sur ce nom… Ce choix peut être risqué !

Les risques immédiats

Contrefaçon

En règle générale, les personnes qui ne déposent pas leur marque ne réalisent pas non plus de recherches d’antériorités sur le nom qu’ils souhaitent utiliser. Or, ne pas connaître l’environnement juridique d’un nom peut être fatal : en effet, ce dernier peut contrefaire les droits antérieurs d’un tiers, même sans le savoir. De fait, la qualification de contrefaçon ne s’embarasse pas de la preuve d’une intention par le contrefacteur : il suffit de démontrer qu’une marque identique ou proche de la sienne est utilisée dans le même secteur d’activité ou un secteur connexe, peu importe que l’utilisateur de la marque en ait eu conscience ou non.

Ainsi, une action en contrefaçon peut être intentée contre l’utilisateur d’une marque, même s’il l’utilisait de bonne foi. Il convient donc d’être très prudent à ce sujet. L’usage d’une marque sans dépôt ne dispense pas de procéder à des recherches d’antériorités. Et quitte à les réaliser, alors autant en profiter pour déposer la marque et sécuriser ses droits !

Absence de droits

A l’instar de l’occupant sans titre d’un immeuble, une personne qui exploite une marque sans en obtenir la propriété par l’enregistrement ne dispose d’aucun droit sur ce nom. L’absence de droits implique que l’on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser le même nom ou un nom proche dans le même domaine d’activité ou un domaine connexe (sauf concurrence déloyale), et que l’on ne peut pas non plus utiliser les actions qui sont réservées aux titulaires de marques : opposition devant les offices de marques, action en contrefaçon, procédures de récupération de noms de domaine…

Ne pas déposer de marque signifie se limiter à l’extrême en terme de défense du nom. Il devient quasiment impossible d’empêcher les tiers d’utiliser le même nom ou un nom proche, ce qui peut poser de graves problèmes commerciaux (détournement de clientèle, confusion pour le consommateur…).

Les risques sur le long terme

Usurpation

En France, celui qui dépose le premier est en général celui qui a raison. Etant donné que le simple usage d’une marque ne confère aucun droit sur ce nom, en principe une personne qui dépose une marque alors qu’elle est en train d’être utilisée par un tiers, sans avoir été déposée, peut valablement devenir titulaire de cette marque. Or, le principal droit conféré au titulaire est d’empêcher l’usage illicite d’une marque par un concurrent. En conséquence, le titulaire peut donc, en principe, empêcher la personne qui utilise la marque depuis déjà quelques temps de poursuivre son usage. Un comble, n’est-ce pas ?

Il est donc très important de déposer sa marque afin de sécuriser ses droits et éviter qu’un tiers ne puisse vous empêcher de l’utiliser, alors même que vous l’exploitez depuis parfois longtemps.

Impossibilité de valoriser le nom

Une marque ne peut prendre de valeur marchande que si elle a fait l’objet d’un enregistrement. Ainsi, le titulaire obtient un titre de propriété, qui devient un actif de son patrimoine ou de celui de sa société, et peut le céder ou le donner en licence. Par ailleurs, une bonne exploitation de la marque peut accroître sa notoriété, et par conséquent sa valeur. En cas de cession de la société et/ou de la marque, cette dernière peut être évaluée à des sommes parfois très élevées. Or, si la marque n’est pas déposée, il est impossible de profiter de cette valorisation.

A noter également que l’absence de marque lors d’une cession de société est souvent très mal vue des investisseurs, qui s’interrogent alors, à juste titre, sur la sécurité juridique globale de l’entreprise.

Limiter les risques

On l’a dit, le simple usage d’une marque, aussi large soit-il, ne suffit pas en France à réclamer des droits sur ce nom. Néanmoins, il existe d’autres droits qui peuvent permettre d’échapper au risque d’usurpation. Par ailleurs, d’autres actions que l’action en contrefaçon peuvent être mises en oeuvre pour lutter contre la copie de sa marque par des tiers.

Autres droits antérieurs

La dénomination sociale et le nom de domaine, s’ils sont exploités, peuvent servir à empêcher l’usurpation de sa marque non déposée. En effet, ils constituent tous deux des antériorités opposables à l’enregistrement d’une marque postérieure dans le même domaine d’activité ou un domaine connexe. Par extension, ils peuvent aussi être revendiqués pour empêcher l’usage d’une telle marque, qui créerait un préjudice pour le titulaire de la dénomination sociale ou du nom de domaine.

Autres actions

L’action en concurrence déloyale

Elle permet d’empêcher un concurrent d’utiliser une marque identique ou proche d’une marque exploitée et non déposée. Elle se base toutefois sur la responsabilité de droit commun (art 1382 du code civil). A ce titre, il faut démontrer une faute (et donc une intention) de la part du concurrent, un préjudice subi (ce qui n’est pas toujours facile à prouver) et un lien de causalité entre les deux. Cette action est plus difficile à introduire qu’une action en contrefaçon, qui n’a ni besoin de faute, ni de préjudice pour être valablement intentée.

Le dépôt de mauvaise foi

Une marque peut être annulée si elle a été déposée de mauvaise foi. La preuve de cette mauvaise foi est à apporter par celui qui la revendique, ce qui n’est pas toujours simple. Dans le cas de concurrents directs, c’est un peu plus facile car l’adversaire a de grandes chances d’avoir connaissance de la marque en cause, et a profité du fait qu’elle n’était pas déposée pour le faire en son nom. Mais s’il n’y a aucun lien entre les adversaires dans le litige, il peut être très compliqué de faire annuler une marque sur cette base.

En étant titulaire d’une marque, il est possible d’agir en annulation simplement sur la base de l’existence de son droit antérieur, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du déposant, ce qui facilite grandement la procédure et augmente considérablement les chances de succès.

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