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Comment répondre à une notification de l’INPI ?

Il arrive que l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), après le dépôt d’une marque, envoie une notification au déposant. Le plus souvent, l’examinateur estime que le dépôt de marque doit être modifié afin de pouvoir être enregistré. Il peut proposer des solutions au déposant, mais il n’y est pas obligé. Il peut également s’agir d’un refus total ou partiel, basé sur la marque elle-même, qui serait considérée comme descriptive, ou contraire à l’ordre public.

Le déposant dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre à la notification. Dans certains cas, l’absence de réponse entraînera un rejet de la demande d’enregistrement. Si la demande est rejetée, l’INPI ne rembourse pas les redevances de dépôt versées.

Vous avez reçu une notification d’irrégularité de l’INPI et ne savez pas comment y répondre. Apprenez à reconnaître les différents types d’irrégularités relevées par l’INPI et à les traiter.

Les différents types de notifications

Dans une seule et même notification, l’examinateur de la marque peut rejeter la marque pour certains services, et demander des précisions pour d’autres. Les différents types de notification sont donc cumulables.

Le rejet de la marque par l’INPI

Rejet pour descriptivité

L’examinateur peut estimer que la marque est trop descriptive pour être enregistrée. En effet, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle ne doit décrire ni les produits/services couverts par la marque, ni l’une de leurs caractéristiques. En savoir plus sur la distinctivité et la descriptivité.

Voici des exemples de marques rejetées ces deux dernières années par l’INPI : L’ŒUF DE NOS COMPAGNES (visant des œufs en classe 29), DU VIGNERON AU PARTICULIER (pour du vin en classe 33), louerLinge (pour du linge et des services de distribution de linge), SALON DU GOÛT ET DU VIN ILE DE RE (pour du vin et l’organisation de salons)…

L’examinateur peut tout à fait rejeter une marque seulement partiellement, parce qu’elle est descriptive de certains produits, mais pas d’autres. C’est un rejet partiel.

Rejet pour atteinte à l’ordre public

Il est également impossible d’enregistrer une marque qui porterait atteinte à l’ordre public. C’est le cas par exemple des insultes, des propos racistes, antisémites… Cela permet aussi de réguler certains abus suite à des évènements d’actualité. Par exemple, l’INPI avait rejeté de nombreux dépôts de marque JE SUIS PARIS suite à l’attentat du Bataclan en 2015, réalisés par des personnes opportunistes cherchant à s’approprier commercialement le nom. Voir notre article sur le sujet.

Les notifications d’irrégularités matérielles

Lorsque l’INPI constate que la demande d’enregistrement d’une marque contient une ou plusieurs irrégularités, il envoie au déposant (ou à son mandataire) une notification d’irrégularité matérielle. Celle-ci peut prendre plusieurs formes :

  • La notification d’office: dans ce cas, l’INPI propose une solution de régularisation au déposant. En l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, la proposition est réputée comme acceptée par le déposant. L’INPI va donc automatiquement rectifier la demande, et poursuivre son examen de la marque.
  • La notification d’irrégularité classique. L’INPI va ici inviter le déposant à procéder lui-même à la régularisation. Si le déposant accepte les propositions de notification de l’INPI, il devra envoyer 3 exemplaires signés de la demande d’enregistrement modifiée et joindre, le cas échéant, des documents manquants. Si le déposant ne répond pas à la notification de l’INPI, dans un délai d’un mois, sa demande sera rejetée.

Il est donc primordial de répondre aux notifications que vous adresse l’INPI. Le silence pouvant signifier le rejet de votre demande et la perte des sommes engagées. Pour gagner du temps, vous pouvez demander une prolongation du délai par lettre simple. Vous bénéficierez ainsi d’un mois supplémentaire pour présenter vos arguments.

Il convient aussi de préciser que la régularisation du dossier ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt. Vous ne pouvez donc pas en profiter pour modifier votre libellé en ajoutant des produits et services. C’est notamment pour cette raison qu’il convient d’être très attentif lors de la rédaction de votre libellé !

Comment répondre aux notifications d’irrégularités matérielles de l’INPI ?

Dépôt illisible

Aujourd’hui, la plupart des dépôts sont effectués par voie électronique. Il est toutefois encore possible, moyennant une taxe plus élevée, de déposer sa marque sous format papier. L’INPI considère que les dépôts qui ne sont pas effectués sur le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, sont illisibles. L’INPI refuse également les dépôts soumis en format « paysage », ou ceux dont l’écriture n’est pas déchiffrable.

Il est donc recommandé de faire votre demande de dépôt de marque en ligne. Si vous préférez l’écrit, il convient de remplir le formulaire adapté de manière lisible (en écrivant tout en majuscules par exemple).

Identification du déposant

Le déposant peut être une personne physique ou une personne morale, à condition qu’elle ait la personnalité juridique. Le dépôt peut être réalisé pour une société en cours de formation. Le formulaire de demande devra alors mentionner : « le nom de la personne [Madame ABC] agissant pour le compte de la société [XYZ] en cours de formation ». Voir notre article sur le sujet.

En cas d’ambigüité sur le déposant, l’INPI enverra une notification d’irrégularité. C’est le cas si le dépôt mentionne :

« Société XYZ

Madame ABC

2 rue de Paris … »

Adresse incomplète ou imprécise

L’INPI pourra envoyer une notification d’irrégularité si l’adresse ne comporte pas de numéro ou de nom de rue. Le déposant pourra alors compléter son adresse ou confirmer que celle-ci ne comporte pas de numéro de rue. Le problème est fréquent avec les demandes ne comportant qu’une boite postale.

Il est donc recommandé de donner une adresse complète et précise pour éviter tout retard dans le traitement de la demande d’enregistrement de marque.

Problème de signature

En cas de dépôt en ligne, il peut arriver que le processus de signature n’ait pas abouti. Le déposant va alors recevoir un email de l’INPI lui signalant le problème. Heureusement, il n’est pas nécessaire de recommencer toute la procédure : il suffit d’envoyer la signature manuscrite à l’INPI, accompagnée du nom et prénom du signataire. Mais si l’irrégularité n’est pas corrigée, la demande sera entièrement rejetée.

Parfois le déposant devra également préciser sa qualité de signataire. C’est le cas en particulier lorsque le dépôt est fait pour une personne morale. Pour pouvoir engager la responsabilité de celle-ci, le déposant doit être gérant, associé ou administrateur. Si le dépôt est fait pour une collectivité territoriale, le signataire doit être le maire ou le président du conseil.

Irrégularité liée à l’absence de mandataire

Dans certains cas, le déposant doit être représenté par un mandataire qualifié. C’est le cas, lorsque le déposant n’est pas domicilié en France (ou en Union européenne). Pour poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque, le déposant doit choisir un mandataire, qui s’occupera de procéder au dépôt.

Le mandataire fera parvenir un pouvoir signé par le déposant à l’INPI, permettant ainsi de poursuivre la procédure.

Erreurs dans la description de la marque

Il arrive assez souvent que les déposants cochent une mauvaise case en remplissant la demande de dépôt. Ainsi, l’INPI reçoit des formulaires où les cases « marque comportant un hologramme » ou « marque tridimensionnelle » sont cochées, alors même que la marque semble classique. L’INPI adresse alors une notification d’office, afin que le déposant confirme ou non le caractère spécifique de sa marque.

L’INPI peut également envoyer une notification d’irrégularité si la marque est représentée en noir et blanc, alors que le déposant mentionne la présence de couleurs.

Si vous souhaitez faire un dépôt « classique », il est donc recommandé de ne pas remplir la partie « description » de la marque. En effet, les déposants remplissent en général mal cette partie et l’INPI est obligé d’envoyer une notification pour clarifier ce point.

Irrégularités dans le libellé

Depuis 2012, l’INPI refuse les libellés trop imprécis, et notamment ceux qui renvoient à des intitulés de classe. C’est le cas par exemple de l’intitulé de la classe 7 « Machines », ou celui de la classe 40 « traitement de matériaux ». En effet, ces formules trop larges peuvent englober des produits ou services relevant d’autres classes. Dans ce cas, l’INPI va notifier l’irrégularité au titulaire et lui demander des précisions.

Par ailleurs, l’INPI refuse certaines expressions (« y compris », « en particulier », « notamment ») car elles ne permettent pas de préciser véritablement l’étendue de la protection demandée (on préférera des expressions comme « à savoir », plus restrictives). L’examinateur proposera une autre formulation, permettant d’établir une liste claire des produits concernés. Le déposant peut ou non accepter cette nouvelle formulation. Il peut également proposer un autre libellé, à condition de ne pas étendre la portée de son dépôt initial.

Il arrive souvent que la régularisation conduise à l’ajout d’une ou plusieurs classes de produits et/ou services. C’est le cas lorsque le déposant avait mentionné des produits ou services relevant d’une classe erronée, ou lorsque la précision du libellé a conduit à mentionner un produit ou un service compris dans une autre classe. Dans ce cas, le déposant devra s’acquitter du paiement de taxes additionnelles (si le dépôt excède 3 classes).

Autres notifications d’irrégularités

L’INPI peut également signaler d’autres irrégularités dans la demande. Il arrive que le problème soit lié à une demande de priorité. Dans ce cas, le déposant sera invité à joindre des documents manquants. D’autres difficultés peuvent intervenir lors du renouvellement de la marque ou en cas de demande divisionnaire.

Quoi qu’il en soit, il est fondamental de répondre à l’INPI dans les délais fixés. Vous pouvez également consulter un mandataire professionnel, habitué à ces notifications, qui pourra vous conseiller sur la marche à suivre et répondre à votre place à l’INPI.

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