Déposants étrangers, optez pour la constitution de mandataire !

La constitution de mandataire est un mécanisme permettant d’obtenir l’enregistrement d’une marque déposée par un résident hors UE.

En effet, notre cabinet est de plus en plus sollicité par des personnes résidant hors de l’Union Européenne. Ces dernières ont procédé à un dépôt de marque française par leurs propres moyens. L’INPI leur a envoyé une notification car la réglementation française impose que le titulaire, ou son mandataire, soit domicilié en Union Européenne. Or, la plupart de ces déposants ont indiqué une adresse en Asie, aux Etats-Unis, ou encore en Amérique latine…, ce qui a motivé le refus de l’INPI.

Que faire dans ce cas-là ? Une solution simple existe : la constitution de mandataire.

Déposer une marque française depuis un pays étranger

Un dépôt accessible à tous

Toute personne peut, depuis n’importe où dans le monde, déposer une marque française via le portail en ligne de l’INPI.

Lors du dépôt, il est nécessaire d’indiquer les coordonnées du déposant. Si ce dernier n’est pas domicilié en Union Européenne, cela n’empêche pas le dépôt de marque. En effet, il est possible d’indiquer une adresse dans n’importe quel pays.

La même rubrique propose également d’entrer le nom et l’adresse d’un mandataire. Ce dernier n’est en principe pas obligatoire, SAUF dans des cas bien précis, en particulier quand le titulaire n’a pas son domicile en Union Européenne.

Le déposant ou son mandataire doivent être domiciliés sur le territoire de l’Union Européenne

En effet, l’article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen”.

Il est donc obligatoire que le déposant d’une marque soit domicilié en France ou dans un pays de l’UE ou de l’EEE. A défaut, il doit constituer un mandataire, qui doit remplir les mêmes conditions.

Ainsi, un avocat chinois, qui serait le mandataire en Chine pour son client chinois, ne peut pas déposer pour lui une marque française. Il doit avoir recours à un mandataire européen, notamment français. Par contre, un avocat espagnol pourra valablement déposer une marque française pour son client américain, puisque son cabinet est domicilié en Union Européenne.

 

La constitution de mandataire, un moyen efficace pour valider le dépôt

Pourquoi constituer un mandataire pour son dépôt de marque ?

L’INPI refuse d’enregistrer les marques déposées par un titulaire domicilié hors UE, si ce dernier n’a pas un mandataire dans l’Union Européenne. L’office envoie une notification de refus au déposant, lui demandant de constituer un mandataire dans un délai limité. Si le déposant ne fait rien, l’enregistrement de sa marque sera refusé et les taxes seront perdues. En effet, l’INPI ne rembourse jamais les taxes d’un dépôt qui n’aboutit pas.

Le déposant doit donc prendre contact avec une personne habilitée à le représenter, qui procédera à une constitution de mandataire.

Qui peut se constituer mandataire ?

L’article R-712-2 cité ci-dessus indique que le mandataire doit avoir la qualité de Conseil en propriété industrielle. Ce dernier doit être titulaire de la spécialité “marques, dessins et modèles”, obtenue en passant un examen auprès de l’INPI après un minimum de 3 ans de pratique professionnelle.

L’article L422-4 du Code de la propriété intellectuelle a toutefois élargi le nombre de personnes pouvant se constituer mandataire. Ainsi, il autorise les avocats français et les sociétés établies en UE contractuellement liées au déposant à se constituer mandataire. De même, les professionnels européens habilités à représenter leurs clients devant l’office de propriété intellectuelle de leur propre pays peuvent être mandataires en France, à titre occasionnel. C’est donc notamment le cas des avocats européens.

Comment faire une constitution de mandataire ?

Le mandataire dispose en principe déjà d’un compte professionnel sur le site de l’INPI. Par le biais de ce dernier, il peut “prendre la main” sur la marque en question, en faisant une demande de rattachement. L’INPI lui transfère alors le dossier, et il a accès à la notification. Cette dernière est réputée réglée grâce à la constitution de mandataire, sauf si elle portait sur d’autres éléments, tels que le contenu du libellé, la distinctivité de la marque… Dans ce cas, il faut répondre à ces éléments dans le temps imparti par l’examinateur.

 

Si vous êtes confronté(e) à cette problématique, notre cabinet est à votre disposition pour se constituer mandataire pour votre dépôt, et vous accompagner jusqu’à l’enregistrement de votre marque :)

 

 

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